denso.com. Дело № А56-46111/2003 (Постановление апелляционного суда от 05.10.2007)

Дело Денсо. Данное решение апелляционной инстанции по делу Денсо было вынесено после передачи дела на новое рассмотрение ФАС СЗО (Постановление от 11.11.2005 г.).

Оставлено в силе Постановлением кассационной инстанции от 11.01.2008.

Отменено Постановлением Президиума ВАС от 11.11.2008.

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50-52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

05 октября 2007 года Дело №А56-46111/2003

Резолютивная часть постановления объявлена 12 сентября 2007 года

Постановление изготовлено в полном объеме 05 октября 2007 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Каши ной Т.А. судей Горшелева В.В., Горбик В.М.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Желубовской B.C.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-3836/2007) (заявление) ООО «ДенСо» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.02.2007г. по делу № А56-46111/2003 (судья Капелькина Л.М.),

по иску (заявлению) ООО "ДенСо"

к DENSO Corporation (ДЕНСО КОРПОРЭЙШН)

3-е лицо ООО "ДомРег", Компания "Фидбэк Текнолоджи Лимитед"

о признании права пользования доменным именем

при участии:

от истца (заявителя): Семенова СВ. (доверенность от 05.09.07 б/н)

от ответчика (должника): Банковского А.В. (доверенность от 31.10.06 б/н), Хабарова

Д.И. (доверенность от 21.11.05 б/н)

от 3-го лица: 1. Волощенко Н.В. (доверенность от 27.06.07 б/н) 2. Андронова А.С.

(доверенность от 29.08.07)

установил:

ООО «ДенСо» и ООО «Сервиспойнт» обратились в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о признании права пользования доменным именем denso.com. В качестве ответчика указана компания Denso Corporation. В качестве третьего лица без самостоятельных требований к участию в деле привлечено ООО «ДомРег». Определением от 10.11.2004г. к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований привлечена компания Фидбэк Тэкнолоджи Лимитед.

2 А56-46111/2003

Решением от 20.04.2005г. удовлетворено требование ООО «ДенСо» о признании за ни права на использование доменного имени denso.com, в отношении ООО «Сервиспойнт» производство по делу прекращено.

Постановлением от 13.07.2005г. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения.

Постановлением ФАС СЗО от 11.11.2005г. решение от 20.04.2005г. и постановление от 13.07.2005г. отменены в части признания права пользования истцом доменным именем denso.com, дело в этой части передано на новое рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При новом рассмотрении дела решением от 02.02.2007г. в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец обжаловал решение в апелляционном порядке, указав в жалобе на его незаконность и необоснованность в связи с неисполнением указаний ФАС СЗО о необходимости установления обстоятельств, имеющих существенное значение для дела и необходимости дать правовую оценку установленным обстоятельствам.

В судебном заседании истец поддержал доводы апелляционной жалобы, ответчик возражал против удовлетворения жалобы, полагая решение законным и обоснованным.

Третьи лица без самостоятельных требований на предмет спора просят отменить решение, указывая на его необоснованность.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела усматривается следующее.

Решением административной группы Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству по делу № D2003-0482 удовлетворено требование Denso Corporation о передаче спорного доменного имени denso.com от ООО «ДенСо» заявителю.

В соответствии с UDRP («Единая политика рассмотрения споров о доменных именах», название может быть переведено и как «Единообразная методика рассмотрения споров о доменных именах». Далее - Единая политика) истец был поставлен в известность о том, что если в десятидневный срок с даты вынесения решения административной группой он не представит Центру ВОИС доказательств обращения в арбитражный суд с исковым заявлением, спорное доменное имя будет переведено регистратором на компанию Denso Corporation.

3 А56-46111/2003

Указанное обстоятельство послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с настоящим иском.

ООО «ДенСо» зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 11.10.2000г. №215924.

12.10.2000г. между компанией Denso Domain и истцом заключено соглашение о передаче доменного имени denso.com.

При этом компания Denso Domain гарантировала истцу пунктом 1а соглашения, что является единственным законным владельцем доменного имени и имеет все права на продажу (распоряжение) данным имуществом. Указанное Соглашение не было оспорено кем-либо в установленном законом порядке.

19.10.2001г. между истцом и ООО «Сервиспойнт» заключен договор простого товарищества, в соответствии с которым вкладом ООО «ДенСо» является, кроме прочего, право пользования принадлежащим ему доменным именем «denso.com».

Пунктом 5.2.5 договора ООО «Сервиспойнт» обязалось зарегистрировать на свое имя товарный знак «Denso» в отношении предусмотренных договором услуг по доставке корреспонденции и предоставить после его регистрации лицензию на использование данного товарного знака истцу.

Товарный знак «Denso» в отношении товаров и услуг 39 класса (доставка корреспонденции) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 29.05.2002г. с приоритетом от 06.10.2000г., ООО «Сервиспойнт» выдано свидетельство № 213480 на указанный товарный знак.

В соответствии с разделом к Единой политики, озаглавленным «Возможность судебных разбирательств», согласие на обязательность решения административного трибунала, установленные параграфом 4, не лишает стороны разбирательства права передать спор суду, имеющему соответствующую юрисдикцию для независимого разрешения спора либо до начала административного разбирательства, либо после вынесения решения административным трибуналом.

При таких обстоятельствах истец правомерно обратился с иском в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В официальных документах организации ICANN(lnternet Corporation for Assigned Names and Numbers - Международная корпорация по распределению адресного пространства сети Интернет) содержится следующее определение доменного имени : «Доменное имя - уникальное символьное имя, предназначенное для идентификации ресурсов в сети Интернет и размещенное в распределенной

4 А56-46111/2003

сетевой базе данных, управляемой ICANN, действующей на основании соглашения с Министерством торговли США и регистраторами, действующими на основании договоров с ICANN». Определение носит технический характер, поэтому более верным для целей рассмотрения настоящего спора суду представляется определение «Доменное имя - это уникальное символьное обозначение, зарегистрированное в качестве аналога определенного IP-адреса в реестре доменных имен и предназначенное для идентификации информационного ресурса в международной компьютерной сети».

Суд первой инстанции, оценивая поведение истца и ответчика с точки зрения добросовестности поведения, пришел к выводу о недобросовестности истца. При этом суд ссылается на статью 10bis (недобросовестная конкуренция) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 года.

Статьей 10bis (недобросовестная конкуренция) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 года (с последующими изменениями) установлен критерий: недобросовестной конкуренцией считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента, ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента, указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Из материалов дела видно, что истец и ответчик владеют товарным знаком «Denso», но в отношении разных классов товаров (услуг), на разных товарных рынках, вследствие чего не являются конкурентами. Каких либо доказательств совершения истцом действий, способных дискредитировать деятельность или продукцию ответчика в материалах дела нет.

Таким образом, оценивая поведение истца с позиции, предложенной судом первой инстанции, с применением при оценке критериев Парижской конвенции, апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии в материалах дела доказательств недобросовестной конкуренции истца. Материалы дела не содержат доказательств ложных утверждений истца, способных дискредитировать

5 А56-46111/2003

деятельность или продукцию ответчика, либо совершения им действий, способных вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или деятельности ответчика.

Возможность регистрации и использования доменных имен в зоне .com не ограничена по национальному признаку. Она имеет международный характер и осуществляется в соответствии с определенными правилами, позволяющими унифицировать данные отношения, в том числе и правилами рассмотрения спорных ситуаций. Однако, процедура UDRP предусматривает возможность обращения в национальные суды для разрешения спора по поводу права на использование доменного имени и устанавливает обязательность такого решения для ICANN (параграф 4(к) Единой политики).

Применительно к Российской Федерации, в законодательстве которой нет специального режима правового регулирования приобретения и пользования доменными именами, это означает, что вопрос о праве на доменное имя следует рассматривать и решать с использованием законодательства о товарных знаках и фирменном наименовании.

Из материалов дела усматривается, что права истца на товарный знак и фирменное наименование законны, никем не оспорены, истец пользуется товарным знаком и фирменным наименованием в соответствии с действующим законодательством.

В то же время в материалах дела (т.8 л.д. 115-120) имеется решение Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Denso», зарегистрированного на имя Денсо Корпорейшн в отношении товаров и услуг классов 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 37, 38, 42 в связи с неиспользованием указанного товарного знака в течение пяти последних лет.

При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции нет оснований сомневаться в добросовестности истца.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что международная известность товарного знака ответчика подтверждена материалами дела, а истец не обладает такой известностью в отношении 39 класса товаров (услуг).

Из представленных в деле доказательств видно лишь, что ответчик много лет рекламирует свою продукцию в специализированных автомобильных изданиях, т.е. изданиях, заведомо неизвестных большей части населения и не читаемых большинством населения из - за их узкой направленности. Тираж таких изданий в

6 А56-46111/2003

любой стране мира является небольшим. Как видно из материалов дела, ответчик производит ограниченную группу товаров (свечи для автомобилей определенных марок), что очевидно делает его известным в кругу специалистов по ремонту автомобилей некоторых японских марок, но не подтверждает широкую известность рядовому потребителю. При таких обстоятельствам вывод суда первой инстанции о международной известности товарного знака истца кажется суду апелляционной инстанции необоснованным.

В связи с этим неправомерен и вывод суда первой инстанции о том, что истец пользуется «заблуждением, основывающимся на первичной заинтересованности», поскольку указанное понятие можно использовать только при рассмотрении дел с участием действительно общеизвестной компании, а материалами дела не подтверждается общеизвестность ответчика.

В связи с тем, что истец и ответчик работают в совершенно разных сферах товаров и услуг, на разных товарных рынках, у суда отсутствует реальная возможность сравнить их известность.

Однако, это и не является предметом рассмотрения в рамках настоящего дела, поскольку в законе отсутствует такое основание для признания прав на доменное имя как большая или меньшая известность.

Компания Denso Corporation (Денсо Корпорейшн) зарегистрировала свое фирменное наименование в стране происхождения (Японии) в 1996 году.

Из пояснений ответчика следует, что слово «денсо» было им изобретено, оно является частью японского слова, означающего «электрооборудование».

Однако, слово «электрооборудование» в любом языке мире является общеупотребительным, широко распространенным и использование части этого слова нельзя признать результатом творческой деятельности, таким образом слово «денсо» не может быть объектом авторского права, поскольку не является произведением, т.е. работой автора, в которой виден результат творческой деятельности. Следовательно, данное слово не подлежит охране по Закону об авторском и смежных правах.

При таких обстоятельствах у ответчика отсутствует право запретить кому-либо использовать указанное слово, в том числе - в своем наименовании. Указанное подтверждается и тем, что в мире существует несколько товарных знаков «denso», права на которые принадлежат не ответчику и которые зарегистрированы ранее, чем товарный знак ответчика (например Winn & Coales (Denso) Ltd., Англия, DENSO-Chemie(DE), Германия).

7

А56-46111/2003

Ответчик сообщил суду первой инстанции, что спорное доменное имя было первоначально зарегистрировано за одним из его дочерних предприятий и случайно аннулировано 06.03.2000г. по оплошности работника компании. Однако, эти факты не подтверждены какими -либо доказательствами.

Более того, эти факты опровергаются информацией, представленной третьим лицом (т. 8 л.д. 134). Ни ответчик, ни какая-либо из его дочерних компаний никогда не владела спорным доменным именем и не пользовалась им. До 1999 года спорное доменное имя принадлежало компании Stanadyne Automotive Corp., расположенной по адресу 92 Dearfield Road, Windsor, CT 06095 USA.

Вывод суда первой инстанции о невозможности получения информации о предыдущих регистрациях спорного домена является ошибочным, основанным на недостоверной информации, представленной суду ответчиком. Записи о владельцах доменных имен ведутся уполномоченными регистраторами. Уполномоченным регистратором по доменному имени denso.com до 12.03.2000г. была компания Network Solutions Inc. (USA), у которой можно по запросу получить информацию о предыдущем владельце спорного доменного имени.

В соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

Фирменное наименование истца совпадает с используемым им доменным именем, следовательно, истец использует доменное имя в полном соответствии с законодательством о фирменных наименованиях.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в частности, в доменном имени и при других способах адресации.

8 А56-46111/2003

То есть, законом предусмотрено условие, при котором включение в доменное имя обозначения, совпадающего или сходного до степени смешения с товарным знаком, будет являться нарушением в случаях, когда доменное имя используется в отношении товаров, входящих в классы, по которым товарный знак зарегистрирован.

Таким образом, сам по себе факт регистрации доменного имени, сходного и фирменным наименованием или товарным знаком ответчика не может служить подтверждением нарушения исключительных прав правообладателя.

Для признания нарушения прав на товарный знак ответчик должен был доказать, что сходное наименование использовалось именно в отношении товаров и услуг, зарегистрированных для данного товарного знака. Ответчик же не представил никаких доказательств того, что истец использует или собирается использовать доменное имя в отношении товаров и услуг, содержащихся в товарном знаке ответчика.

Следовательно, поскольку ООО «ДенСо» не является конкурентом Денсо Корпорейшн и не размещает на своем сайте информацию о товарах и услугах, в отношении которых зарегистрирован товарный знак Денсо Корпорейшн, истец использует доменное имя в соответствии с законодательством.

Кроме того, истец никогда не предпринимал никаких попыток продать спорное доменное имя ответчику, что не оспаривается ответчиком.

При таких обстоятельствах, установив, что истец использует в качестве доменного имени собственное наименование, а не наименование какого-либо третьего лица, свой товарный знак и фирменное наименование; истец не использует доменное имя для предложения товаров и услуг, охраняемых товарными знаками ответчика; истец не предлагал и не предлагает спорное доменное имя к продаже, суд не находит в действиях истца признаков недобросовестности и нарушений норм законодательства.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о необходимости отмены решения суда первой инстанции, поскольку выводы, изложенные в решении, противоречат материалам дела.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

9

А56-46111/2003

ПОСТАНОВИЛ:

Решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.02.2007г. по делу №А56-46111/2003 отменить.

Признать право пользования ООО «ДенСо» доменным именем denso.com.

Взыскать с Denso Corporation в пользу ООО «ДенСо» 1000 руб. расходов по госпошлине по иску и 1000 руб. расходов по госпошлине по жалобе.

В отношении ООО «Сервиспойнт» производство по делу прекратить.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий Т.А. Кашина

Судьи В.В. Горшелев В.М. Горбик